内部平台       中文版本     ENGLISH

搜索

进入手机官网

扫一扫关注诚功

咨询电话:0532-83899763
客服电话:0532-83887399

在线留言


©2019 山东诚功律师事务所 页面版权所有

匠心律所品质律师为客户提供一站式法律服务

地址:山东省青岛市市南区延安三路129号金艺大厦7层

邮箱:cglaw@126.com

诚功刊著

Publication

论企业专利诉讼的进攻型策略

作者:
崔忠武
发布时间:
2019/07/25 08:57
浏览量
  论企业专利诉讼的进攻型策略
 
  企业专利诉讼策略是企业专利战略实施的重要战术,该策略将战场上的攻、防思想移植到商场中来,原告提起专利诉讼,向对手发难,即为进攻;对被告而言,则要对原告的诉讼进行抗辩,以维护自身利益,即为防守。企业专利诉讼的进攻型策略是指,专利权人或利害关系人为了市场竞争的需要,主动起诉对方专利侵权的诉讼策略。它是以专利权为进攻武器,通过诉讼手段打击或遏制竞争对手,谋求市场利益,包括市场占有份额和经济收益等。在市场竞争中,专利诉讼的进攻通常由企业作为原告向竞争对手发动专利侵权起诉而引发专利侵权纠纷,这是企业利用专利所具有的杀伤力向竞争对手发动进攻。然而,专利诉讼有其固有的特点及规律,尤其是专利诉讼涉及到技术问题、法律问题和经济问题,往往案情复杂,因此,企业在发动专利侵权起诉时,应考虑到可能遇到的各种问题,围绕专利诉讼的特点及规律设计方案。
 
  一、起诉前的充分准备
  为了实现专利诉讼的目的,企业在向竞争对手发起专利诉讼攻击前,必须做好充分的准备。《孙子兵法》讲“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也” ,就是要求开战之前要做周密的筹划和分析,做到充分的准备,方能有较高的胜算。这句话也同样适用于企业发起专利诉讼前的准备工作。
  专利诉讼前的准备工作主要包括以下两方面:
  1、收集证据材料。
  证据是诉讼的灵魂与关键,是联系实体法与程序法的桥梁与纽带,当事人在诉讼过程中向人民法院提供的一切信息能否被采纳,能否作为认定案件事实的依据,关系到当事人实体权利的实现与维护 。因此,企业要针对专利诉讼的需要充分地收集证据材料,以有效地证明侵权事实,支持自己的诉讼请求。
  根据专利侵权诉讼的要求,企业起诉所需要的证据,通常从以下三方面进行收集:
  (1)证明自己权利的证据。
  证明自己权利的证据首先是专利证书,其能直接证明专利权及利权人的身份。其次是专利登记薄,证明专利权的持续及变动情况。除此之外,缴费凭证以及专利评价报告等也可作为权利证据使用,专利评价报告还可用来证明专利符合授权条件。这些证据都由专利权人凭其身份可以直接取得的,专利登记薄和专利评价报告可以由专利权人向国家知识产权申请办理。
  (2)证明侵权事实存在的证据。
  证明侵权事实的直接证据当是生产或销售的侵权产品。其他的证据还包括销售发票、合同以及销售宣传广告等。被控侵权产品是最主要的证据,可以到被控产品销售点购买,凭购买的产品及发票可以作为证据使用。但是如果当事人自己取得这些证据,在法庭上往往会因对方质疑产品的真实性而难以作为有效的证据使用。鉴于此,原告获取侵权证据时,应当通过有权机构对证据进行保全,保全的方式主要有两种:一种是公证保全,即原告在购买被控产品时,申请公证处做全程的购买公证,经过公证的被控产品及购买手续,被控侵权人是难以推翻的。另一种方式就是申请法院证据保全,在原告向法院起诉的同时,向法院同时提交证据保全申请,申请法院对指定地点的证据进行保全,这样由法官到被控产品的生产或销售点所提取的证据,同样能够有效证明侵权事实的存在。
  (3)证明自己损失的证据。
  证明损失即证明侵权行为造成的损害事实,这历来是专利侵权诉讼的一大难点。作为知识产权侵权行为构成要件的损失事实应当具有客观性和真实性 ,根据《中华人民共和国专利法》的规定,可以按照如下方法来证明专利侵权造成的损失:首先证明权利人因被侵权所受到的实际损失;实际损失难以证明的,可以证明侵权人因侵权所获得的利益,由此可以认定为权利人的损失;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,如该专利存在许可使用的情况,可以提供许可合同由法院根据许可使用费的倍数合理确定损失;权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,可以申请法院酌情认定损失,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿 。
  在确定损失方面,一定要符合实际情况,尽量不要将损失定得过高,否则得不到法院的支持还要自己承担诉讼费。在难以有证据证明损失的情况下,可以直接要求法院酌情认定损失。对此,为了提高法院认定损失的金额,可以向法庭提交证明专利价值的材料,包括获奖的证书、专家评估报告以及被告生产经营规模等,这些证据能购提高法院对专利价值的认识,对认定损失有帮助。
  2、进行起诉的分析论证
  企业完成取证后,接下来的工作就要做起诉的分析论证工作。
  首先应将获取的证据,按照权利证据、侵权证据和损失证据的逻辑顺序进行排列,并对证据内容进行分析,按照诉讼目的研究所证明的内容,看能否充分证明侵权事实及侵权损失。
  其次,要对起诉所依据的专利权是否稳固进行分析,即通过检索或查找与本专利相关的现有技术判断其是否符合授权条件。如果本专利相对于现有技术其专利权不够稳固,则提出专利侵权诉讼就应当十分慎重,以免在侵权诉讼中对方启动无效宣告程序而败诉 。
  然后进行专利侵权的分析论证工作。进行专利侵权分析是诉讼前的一项十分重要的工作。它是企业在发动专利攻击前对战局的全面分析,是对企业提起诉讼后能否胜负的一种预判,决定着企业是否发动攻击性诉讼。同时,进行专利侵权分析又是一项非常专业的工作,如果企业及其代理人自己难以完成此项工作,可以委托专业的鉴定机构做侵权鉴定。
  经过上述分析论证,如果发现胜算较大,则可以提起诉讼;反之,如果胜算不大,则建议放弃诉讼。但是,如果企业以追求遏制竞争对手或者寻求与竞争对手合作或者处于借机宣传的需要,则可以不需要对起诉有很高的胜算。
 
  二、起诉的对象选择
  专利侵权起诉的对象就是专利侵权人,在市场竞争的环境中,这些侵权人往往就是企业的竞争对手。如果仅仅有一个侵权人,则不存在起诉对象的选择问题,而如果专利侵权诉讼涉及多个侵权人的情况下,企业在起诉时是选择一个侵权对象,还是选择几个或全部侵权对象作为被告起诉,是值得研究的问题。如果选择几个或全部的侵权对象起诉,首先会面临起诉的送达问题,可能因送达困难而拖延诉讼周期;另外,如果多个被告中有实力强劲或知识产权诉讼经验丰富的对手,还有可能遭到竞争对手的强有力的反击,会使原告的攻击陷入被动,甚至难以胜诉。
  针对上述问题,如果专利权人计划对多个侵权者提出诉讼,建议先诉最弱的对手,这样可以建立具有法律约束力的先例,从而使继续诉较强的侵权者的风险从一定程度上减小 。通俗讲,就是在起诉对象的选择上,先捡软的柿子捏,从竞争对手的薄弱环节发起攻击,积小胜而成大胜,最终实现企业的市场战略。但是,如果企业将遏制竞争对手或者处于宣传的需要作为目标,可以直接选择强有力的竞争对手或大型企业作为起诉对象,这样方能实现其诉讼目的。
 
  三、诉讼目标的确定
  在证据收集与起诉对象确定后,企业应当根据客观条件确立本次专利诉讼的目标。根据企业竞争的需要,专利诉讼通常有如下几类目标:
  1、将竞争对手驱逐出竞争市场
  该目标适用于有一定经济实力的企业,其足以支撑高额的诉讼费用支出,且其专利被竞争对手侵权的事实清楚,证据确凿。在此情况下,企业可以主动发起动进攻诉讼。在经过法庭较量后,法院认定竞争对手侵权成立,判令其停止侵权行为。这样竞争对手就退出了专利产品领域市场竞争,从而实现企业通过专利诉讼占领市场的经营战略。
  2、获取经济效益
  当竞争对手存在侵犯本企业专利权的事实,并已经掌握了其侵权的基本证据,且企业无独占市场意图的情况下,可通过专利侵权诉讼,迫使竞争对手主动协商来解决纷争,要么支付一定经济赔偿,要么与本企业达成专利许可协议,定期支付专利使用费,从而为企业获取额外的经济利益。如日本的6C联盟指控中国企业DVD专利侵权,逼迫中国企业向其支付专利使用费,就是为了实现其获取经济效益目的。需要注意的是,那些通过研究或者购买等方式获取专利所有权或使用权,自身不进行专利产品制造、专利服务提供,而是只对未经其授权而使用该专利的企业提起专利侵权诉讼,以便获取该企业的专利许可使用费、侵权赔偿金或和解金的公司或组织 ,被业界称为“专利流氓”,其往往遭到媒体的口诛笔伐,对其进行立法上限制的呼声也越来越高。本文是基于企业之间的市场竞争而实施的诉讼策略研究,其主体均是生产经营的企业,“专利流氓”不在此列。
  3、抑制竞争对手的发展
  该目标适用于对专利诉讼无胜负要求的企业,只是将诉讼作为一种手段,最终是实现抑制竞争对手发展的商业目的。对原告而言,一旦向竞争对手提起侵权之诉,其合作方会有所顾虑而减缓或暂停与其交易,这样会使其丧失诸多商机,从而遏制了对手发展的势头。对被告而言,针对竞争对手的进攻诉讼,其采用各种措施遏制其进攻势头,捍卫了自己的生产经营成果,在一定程度上也抑制了竞争对手的发展。
  4、寻求合作
  该目标主要适用于企业之间实力相当,彼此之间有需要的技术或其他需求时,因专利诉讼无法实现打倒竞争对手,在此情况下,可以通过实现专利交叉许可等互换的方式实现合作,追求互利共赢。另外,此目标还适用于实力弱小的企业与寻求实力强的企业合作而采用专利侵权诉讼的方式。
  企业要选择自己所需的诉讼策略目标,应根据自身的知识产权战略规划以及各方面的客观条件确定。例如实力强劲且具有技术领先地位的企业,可以将竞争对手驱逐出竞争市场或者获取经济利益作为诉讼目标,双方实力均衡或者相互有商业需求的,可以将寻求合作或者抑制竞争对手的发展作为诉讼目标。
 
  四、起诉的地点选择
  起诉地点的选择即法院管辖问题,按照《中华人民共和国民事诉讼法》及有关专利司法解释的规定,因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖 ,因此,企业在以专利侵权为由起诉竞争对手的时候,对起诉的地点有两种选择,一是选择被告住所地,一是选择侵权行为地。如被告身处异地,不建议原告选择被告住所地起诉,因为在被告住所地起诉,被告是主场作战,拥有地利与人和的优势,原告则鞭长莫及,往往会使案件增加许多变数,不利于原告的维权和竞争战略的实现。
  因此,建议原告选择侵权行为地,因为根据相关司法解释的规定,侵权行为地有很多选择,包括被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地;上述侵权行为的侵权结果发生地等 。在侵权行为地有多处选择的情况下,权利人应选择对自己有利的侵权行为地法院起诉为妥;同时还可以考虑法院审判对赔偿认定因素,如果某法院对侵权赔偿判定的比其他法院要高,可以考虑优先选择该法院,因为这样可以获得较高的侵权赔偿。
  在侵权行为地的选择方面,最重要的是被控侵权产品的生产地和销售地。实践中侵权人可能存在生产地与销售地不一致的情况,此时销售地法院是否有管辖权,即是否可以在销售地法院提起诉讼;还有可能存在生产者和销售者不是同一方的情况所涉及的法院管辖问题。对此,根据司法解释的有关规定,销售者如果是制造者分支机构,起诉方在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为时,销售地人民法院有管辖权;原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权,但是如果以制造者与销售者为共同被告起诉的,则销售地人民法院有管辖权 。这些问题在确定法院管辖时需要重点明确。
 
  五、起诉的时机选择
  企业向竞争对手发起进攻诉讼,时机的选择是非常重要的,如果时机选择得当,更容易实现诉讼目标,获得可观的经济效益。如果时机选择不当,可能会在诉讼中遭遇到诸多困难,也可能无功而返。例如选择竞争对手在筹备阶段未将侵权产品投入市场时起诉,将面临取证困难,还会因打草惊蛇起不到打击竞争对手的作用;如果在竞争对手频临倒闭时起诉,因对手已经对自己构不成威胁,且没有赔偿能力,起诉已经毫无意义。
  因此,企业在在向竞争对手发起侵权诉讼时,应重点把握好以下时机:
  1、选择在竞争对手对市场做了一定的培育之后起诉。如果发现竞争对手正在实施侵权行为,此时可不急于发动诉讼攻击,等竞争对手付出了大量的生产和市场推广成本,且市场已经达到了一定的成熟度后,再伺机提起专利侵权诉讼攻击 。这样做的好处是,一旦胜诉即获得高额的经济赔偿,还能给竞争对手一沉重打击。这种“放水养鱼,秋后算账”的策略,经常被跨国公司使用。例如掌握DVD核心技术专利的日本6C联盟,在中国企业刚开始生产DVD产品时并没有维权,等该产品在中国的市场培育起来以后才发动专利侵权指控,由此获得了高额的赔偿和专利许可费,使中国的DVD产业损失惨重 。
  2、选择竞争对手在重大活动时起诉。特别是竞争对手在股票上市时和重大合作项目洽谈、签约时发动攻击诉讼,此时企业一般不愿意面对诉讼风险,也没有足够的精力投身到一场无止境的高消费诉讼中来,更不愿意因专利侵权诉讼而影响企业在股民、企业投资者或合作者中的形象 。在此情况下,竞争对手往往会主动就范,通过让步争取与原告和解。
  3、选择在竞争对手处于困境时起诉。此时竞争对手管理、经营、财务等各种问题频出,难以有更多的精力来应对诉讼,所以此时向其发动攻击诉讼一般不会遭到强有力的阻击,比较容易实现诉讼目的。
 
  六、起诉方式的选择
  在起诉方式上,实践中有如下几种方式可供选择:
  1、先礼后兵式起诉:起诉前先向对方发侵权警示函或委托律师发律师函,告知其行为已经构成专利侵权,并提出解决意见。在对方不予理睬并继续我行我素的情况下,将其作为被告向法院提起专利侵权诉讼。
  2、循序渐进式起诉:该种起诉方式适用于对方存在侵犯原告多个专利权的情形。在向对手提起一个专利侵权诉讼后,如对方不肯就范或遭受对方顽强的反击,可就另一件遭受侵犯的专利权再起诉,然后逐渐加码,直到对方就范。
  3、排山倒海式起诉:该种起诉方式同样适用于对方存在侵犯原告多件专利的情形。但其起诉方式不是一件一件的逐一起诉,而是将遭受侵权的多个专利一起起诉,以排山倒海之势压得被告难以招架,从而实现原告的诉讼意图。
  4、遍地开花式起诉:该种起诉方式适用于对方在各个地方存在侵犯原告专利权的情形。在此情况下,原告可以在各个地方同时向多个法院提起专利侵权起诉,使被告疲于应对。
  需要说明的是,选择循序渐进式起诉和排山倒海式起诉方式,必须以原告有较多的专利储备为基础,否则难以启用该种诉讼方式。
  当前,我国大多数企业专利意识还比较薄弱,对专利诉讼的价值没有认识到位。很多人将专利诉讼的意义仅定位于维权的初级阶段,对其的评价也仅着眼于官司的输赢上,这显然已不符当前企业市场竞争的需要。企业应当更新观念,从竞争的角度去认识专利诉讼,学习并掌握专利诉讼的各种策略,并在专利诉讼实践中灵活运用诉讼策略,使专利诉讼更好地为企业参与商业竞争服务,帮助企业有效地占领市场,捍卫经营成果,更好地实现经济效益。